REGISTRAZIONE DI MARCHI

Elaborazione e presentazione di domande di registrazione di marchi in Italia (UIBM), nei singoli Paesi esteri, nell’Unione Europea (EUIPO - Ufficio Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea) e secondo le Convenzioni Internazionali (OMPI – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ) - prosecuzione delle domande e relative procedure di esame e/o di opposizione, fino alla registrazione.

Ho investito sul mio marchio e vorrei proteggerlo. Ma è sensato?

Brand è sinonimo di autorevolezza: gli investimenti che le aziende fanno sulla propria reputazione hanno come obiettivo quello di favorire la scelta del cliente, rassicurato dalla costanza di qualità garantita dal marchio e interessato dalla suggestione dei valori che il marchio porta con sè. Con la diffusione della comunicazione e dell'informazione, il marchio si è trasformato progressivamente da semplice indicatore di provenienza (per evitare che sul mercato il consumatore possa confondersi) a veicolo di suggestioni (con l'acquisto, il consumatore aderisce a quella sfera di valori). È per questo che la contraffazione colpisce i marchi più affermati: per avvantaggiarsi dalla forza di quel logo - una mela, un baffo, un nome - che da solo rappresenta la fiducia costruita con il proprio mercato. Non solo: l’affidabilità è talvolta tale che il marchio finisce per essere sinonimo di garanzia anche per prodotti molto lontani da quelli d’origine, trasformando ad esempio un nome importante nel mondo degli scavatori, in un marchio di moda. Il marchio diviene dunque collettore molto importante di asset aziendali, che devono necessariamente essere tutelati e 'fissati' in un titolo registrato; non solo per i beni di largo consumo, ma anche nel campo industriale, in cui la concorrenza globalizzata potrebbe altrimenti avvantaggiarsi dell'avviamento faticosamente conseguito.


Quali sono i segni registrabili?

Si parla molto spesso di marca o di brand, ma non sempre è facile comprendere di cosa si tratti realmente. In realtà, un marchio è un segno qualsiasi, che possa essere in qualche modo rappresentato e che permetta al possibile acquirente di collegare direttamente o indirettamente un prodotto al suo produttore o un servizio al suo prestatore (=distintività del segno). Ad esempio sono registrabili parole, disegni, lettere, simboli, combinazioni di colori, forma dei prodotti o del loro imballaggio, i suoni ... La protezione dei segni distintivi è assicurata dalla normativa (con accezioni diverse a seconda dei Paesi) sia per il semplice uso del marchio nel mercato (marchio non registrato o di fatto) sia per i marchi registrati: un marchio registrato offre una maggiore certezza di protezione e una più efficace azionabilità contro l'utilizzo improprio da parte di terzi. Sintetizzando, i requisiti principali per la registrabilità prevedono che il segno sia nuovo (nessun altro abbia usato o registrato un segno identico), possieda un carattere distintivo (sia sufficientemente originale da distinguersi dai termini di uso comune e dai marchi altrui) e non sia contro la morale e l'ordine pubblico. Per mantenere la propria validità, un marchio deve essere usato in modo genuino.


La registrazione di un marchio mi rende proprietario in assoluto di quel segno?

Poichè le norme a tutela della proprietà industriale conferiscono delle esclusive/monopoli che devono trovare un contemperamento con le norme sulla concorrenza, non sono previsti diritti assoluti sui segni (salvo in casi molto specifici meritevoli). Vige tipicamente il principio della relatività: la registrazione di un segno come marchio avviene in stretto collegamento coi rispettivi prodotti e/o servizi coi quali deve essere usato. Laddove un marchio non venga utilizzato per i prodotti/servizi per cui è registrato, la norma prevede una decadenza per mancato uso (eventualmente parziale), che tende quindi a salvaguardare dello spazio per altri operatori economici.


A cosa serve la registrazione di marchio?

La registrazione di un marchio conferisce un diritto di inibire terzi da usi di segni confondibili od ingannevoli. Tale diritto si esplica, in ambito civile, oltre che mediante tipiche azioni legali di contraffazione (sotto la competenza di Tribunali specializzati in Proprietà Industriale), anche mediante strumenti giuridici cautelari, come descrizione, sequestro, sequestro in dogane e inibitoria, che spesso risultano molto efficaci nella repressione della contraffazione. Esistono anche rimedi di natura penale.
La registrazione stabilisce inoltre una data certa di inizio del diritto, ciò che può aiutare nel dirimere controversie con concorrenti, ancor prima di dover invocare strumenti di tutela giudiziaria.


Quale assistenza offre lo Studio Fumero?

Forniamo servizi di ricerca di anteriorità e disponibilità (in Italia, fra i marchi dell'Unione Europea e Internazionali e fra i marchi nazionali degli altri Paesi), con la conseguente consulenza sulla registrabilità di un marchio e/o sui possibili conflitti con diritti di terzi. Svolgiamo l'intera pratica amministrativa per la registrazione di un marchio in qualsiasi Paese, indicandoVi l'opportunità di procedere e la convenienza economica a seconda dei marchi e dei Paesi, seguendo tutto l'iter con gli esaminatori, ricordandovi tutte le scadenze e sostenendo i vari adempimenti formali; sosteniamo la registrabilità del marchio di fronte ad obiezioni di ufficio od opposizioni di terzi, se del caso anche di fronte alle commissioni di ricorso.
Parallelamente, offriamo servizi di sorveglianza su domande di registrazione di terzi, per la negoziazione di accordi stragiudiziali e di cessioni e licenze. Infine prestiamo la nostra consulenza tecnica in caso di controversie legali, anche in collaborazione con avvocati specializzati in proprietà industriale.