201903.13
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La norma sui marchi si aggiorna alla Direttiva UE del 2015

Di Carlo M. Faggioni
Mandatario in Proprietà Industriale presso Fumero S.r.l. Milano

L’atteso adeguamento della norma italiana sui marchi alla Direttiva UE sul cosiddetto “trademark reform package”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo No 15/2019 che recepisce nell’ordinamento interno, il Codice di Proprietà Industriale, quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (il cosiddetto trademark reform package).

Al di là di alcuni tecnicismi e alcune modifiche formali, i punti salienti in cui il decreto legislativo ha introdotto delle innovazioni nel Codice riguardano:
– la generalizzazione delle categorie di segni registrabili come marchi;
– l’ampliamento della tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche registrate a livello UE o sulla base di accordi internazionali in cui è coinvolta la UE, in particolare per i vini;
– l’istituzione dei marchi di certificazione, ossia marchi concessi da organismi che non li usano autonomamente (come avviene invece, per esempio, per i marchi di impresa) ma li concedono a terzi a seguito di certificazione dei propri prodotti/servizi;
– il rafforzamento della protezione dei marchi notori;
– una precisazione sulla legittimazione attiva del licenziatario ad agire in cause di contraffazione;
– un intervento di sistematizzazione ed ampliamento dell’articolato relativo ai ricorsi alla Commissione dei Ricorsi;
– precisazioni sugli obblighi dell’Ufficio Italiano nella sequenza di esame delle domande pendenti di marchio;
– istituzione della possibilità di agire per cancellare un marchio registrato (per decadenza o nullità assoluta/relativa) anche davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, cosa che sinora era riservata alle procedure giudiziarie davanti ad un Tribunale; l’entrata in vigore di questa (dirompente) previsione è però subordinata all’emanazione di un regolamento ministeriale (che dovrà preliminarmente dotare l’Ufficio dei mezzi necessari ad affrontare questo compito).

Sono invece assenti dal decreto legislativo le norme in attuazione della legge delega 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della norma interna al meccanismo di cooperazione rafforzata sull’istituzione del brevetto unitario e all’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, accordi che peraltro la Repubblica Italiana ha già ratificato.

Dunque per i brevetti ci dovremo attendere un successivo intervento normativo.

(articolo pubblicato anche su linkedin)